为了总结和宣传商标代理的创新做法和先进经验，进一步提高商标代理行业总体水平，中华商标协会开展2016-2017年度优秀商标代理案例评选活动，梳理和回顾2016年至2017年商标领域发生的重大典型事件、案件，树立优秀案例标杆，发挥示范指导效应。正理知识产权参加此次评选活动并入选。
一、案情介绍
2010年12月31日，北京微梦创科网络技术有限公司（下称微梦创科）在第38类“无线电广播,新闻社,电子公告牌服务(通讯服务),提供与全球计算机网络的电讯联接服务,提供因特网聊天室”等服务上申请“WEIBO及图”商标）（以下简被异议商标），申请号为9013728。2011年12月16日，深圳市商标协会于法定异议期内就被异议商标提出异议。
在诉讼阶段，微梦创科主张被异议商标整体上是微梦创科公司独家使用的商标标志，且与“微博”并未建立起唯一确定的指向关系。在目前市场中，仅有被异议商标的原申请人新浪网技术（中国）有限公司作为唯一的市场主体将单独的“weibo”作为其产品名称进行使用。虽微梦创科公司提供的“微博”品牌服务具有广告、发布新闻、市场推广等功能，但不妨碍“微博”中文作为微梦创科公司特有的服务名称，被异议商标也能够起到区分服务提供者的作用，具有可注册性。
商标评审委员会和深圳市商标协会均认为被异议商标“weibo及图”与汉字“微博”成对应关系，使用和研发微博的相关公众通过微博的使用已将微博与被异议商标指定使用的无线电广播、电视播放、新闻社等服务紧密相关联，微博已成为被异议商标指定使用的无线电广播等服务的通用名称，亦是对其服务特点的描述，使用在被异议商标指定的服务上不具有区分服务来源的功能，显著性较低。
经商标局、商标评审委员会、北京知识产权法院、北京市高级人民法院（以下简称北京高院）审理，最终依法裁定被异议商标不予注册，北京高院在（2016）京行终1971号行政判决书中依法认定：微博，即微型博客（Micro Blog）的简称，系包括微梦创科公司在内的相关网络服务主体提供的一种社交网络平台产品名称。本案中，被异议商标由汉语拼音“weibo”及近似于无线网络WIFI的符号组成，汉字“微博”对应的汉语拼音为“weibo”，基于中国公众的理解和认读习惯以及微博的受众范围，整体上相关公众易将“weibo”与“微博”对应起来加以识别，并将其作为产品名称加以对待。微博基于用户关系进行信息的分享、传播及获取，是一种通过关注机制分享简短实时信息的广播式的社交网络平台，注重时效性、便捷性和随意性。在实际的市场经营活动中，存在腾讯微博、央视微博等多种微博服务，上述网络服务提供者在经营活动中，不仅将汉字“微博”作为其提供的产品的名称，而且亦会将“weibo”作为其产品名称进行标注，如Tencent weibo、CNTV weibo。被异议商标指定使用的“新闻社、电子公共牌服务（通讯服务）”等服务与微博产品存在紧密的联系，被异议商标申请注册在上述服务上，直接表示了服务的特点，会使相关公众不可避免地产生对服务特点的认知，不具有区分服务来源的功能。综上，被异议商标的申请注册违反了商标法第十一条第一款第（二）项的规定。
二、案件评析
《商标法》第十一条第一款第（二）项规定，仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册。商标的显著性，是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。判断商标是否具有显著特征，应当综合考虑构成商标的标志本身的含义、呼叫和外观构成，商标指定使用商品，商标指定使用商品的相关公众的认知习惯，商标指定使用商品所属行业的实际使用情况等因素。《商标审查及审理标准》中定义“仅直接表示”是指商标仅由对指定使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量或服务内容、质量、方式、目的、对象及其他特点，具有直接说明性和描述性的标志构成或者商标虽然包含其他构成要素，但整体上仅直接表示。
本案中，被异议商标“weibo及图”，“weibo”为汉字“微博”对应的汉语拼音，本身并未形成区别于“微博”的新的含义。微博，即微型博客的简称，是一种通过关注机制分享简短实时信息的广播式的社交网络平台，被异议商标指定使用在“无线电广播,新闻社,电子公告牌服务(通讯服务),提供与全球计算机网络的电讯联接服务,提供因特网聊天室”等服务上，根据中国相关公众的认知习惯，消费者极易将“weibo”与“微博”所标示的服务混同。同时，在市场实际经营过程中，亦存在腾讯微博、央视微博等微博服务，可见，微博本身仅具有描述性。与微博相对应的“weibo”使用在指定服务项目上，直接表示了服务的特点，被异议商标不具有区分服务来源的作用，因此，本案被异议商标缺乏显著性，不得作为商标注册。
商标的实际价值在于区分商品或服务的来源，而不是让商标权人简单地独占特定标识符号。在商标行政授权过程中，综合考量商标是否具有显著性，限制描述性标志作为商标注册，一方面是在于商标的实际价值，另一方面在于市场主体对公共资源的合理使用。
首先，商标的显著性主要具有区分商品或服务来源的功能，这是建立商标制度的根本意义所在。商标是依靠显著性而获得识别能力的，显著性是商标的基本规定性。如果缺乏显著性，也就不可能成其为商标。因此，商标的保护仅仅建立在消费者混淆的理论前提上是不够的，因为这些情形的真正损害是通过使用在非竞争性商品或服务上，逐渐将商标的特征和它在公众头脑中的印象削弱或分散。保护商标的独特性应当是构成商标保护的唯一合理基础，独特性是商标显著性的应有之义。在市场运营过程中，市场主体将描述性标志即缺乏显著性的标志使用在商品或服务上，消费者通常认为其是对商品或服务相应特点的描述，在此情形下，消费者并不能有效区分商品或服务的来源。
如前所述，本案被异议商标“weibo”指定使用在“无线电广播,新闻社,电子公告牌服务(通讯服务),提供与全球计算机网络的电讯联接服务,提供因特网聊天室”等服务上仅直接表示了服务的特点，缺乏显著性，因而不得作为商标注册。若将“weibo”标识使用在指定服务上并投入市场，基于其与汉字“微博”的对应关系，消费者很难区分所标示服务的来源，这在一定程度上造成消费者选择的不自由，亦给消费者的合法权益带来安全隐患。本案最终以商标确权的形式确定被异议商标的法律效力，集中体现了商标的显著性在区分商品或服务来源中的作用。
其次，商标法第十一条关于商标显著性的规定除在于保障商标基本功能外，亦在于避免损害同业经营者的合法利益。同业生产经营者在其生产经营的过程中，很有可能需要对其商品或服务进行描述，此种情况下其不可避免的会使用描述性标志，必然会直接影响其他同业生产经营者合理使用该标志的权利。基于此，同业经营者的利益在显著性条款的适用中同样需要予以考虑。虽然实践中大多数情况，相关公众与同业经营者对于具体商品或服务所具有特点的认知能力基本一致，但在认知能力不同的情形时，基于对经营者利益的考量，即便相关公众不具备认知能力，亦不宜仅以此为由便认定该标志具有显著性。
本案中，法院最终认定被异议商标由汉语拼音“weibo”及近似于无线网络WIFI的符号组成，汉字“微博”对应的汉语拼音为“weibo”，基于中国公众的理解和认读习惯以及微博的受众范围，整体上相关公众易将“weibo”与“微博”对应起来加以识别，并将其作为产品名称加以对待。同时目前市场中，存在腾讯微博、央视微博、Tencent weibo、CNTV weibo等微博服务。由此可见，“weibo”与“微博”标识均属于公共资源，是同业竞争者公知公用的表达符号，即商标申请人在商标设计之初可依法就该类公共资源进行合理使用，但不得将其注册为己所有的专用商标，否则会妨碍其他生产经营者的正当使用。
微梦创科在诉讼中称，就目前的市场实际而言，对相关公众来说，“微博”中文的主要含义是指微梦创科公司提供或来源于微梦创科公司的微型博客服务。尽管相关公众基于市场实际对相关服务来源能够做到有效区分，但在认知能力不同的情形下，“weibo”作为公知公用的表达符号，属于公共资源的范畴，基于对经营者利益的考量，不应认定其具有显著性，而非以是否造成消费者混淆误认作为前提条件。
综上所述，本案“weibo”商标不得作为商标注册使用，一方面是基于商标显著性考虑，另一方面基于同业竞争的考虑，其成功地捍卫了weibo公共资源的地位，使得众多同业竞争者可以继续自由使用weibo来描述其所提供的服务，有力地促进相关行业多元化、包容性发展，丰富和保障了公众对相关服务的选择自由。
三、代理技巧
本案先后经过异议程序、异议复审程序、诉讼程序，争议焦点在于weibo作为商标在指定使用的第38类“无线电广播,新闻社,电子公告牌服务(通讯服务),提供与全球计算机网络的电讯联接服务,提供因特网聊天室”等服务上是否具有显著性。我们认为，本案判断被异议商标是否具有显著性,应将该标志本身与其指定使用的服务结合在一起加以判断。综合考虑商标标志本身、商标指定使用服务、商标指定使用服务的相关公众的认知习惯以及服务指定使用商品所属行业的实际使用情况等因素,判断被异议商标用于指定服务时,相关公众容易将其与服务本身的特点相联系,还是将其作为服务的来源加以识别。在此基础上，我们围绕商标标志本身、商标指定使用服务、商标指定使用服务的相关公众的认知习惯以及指定使用服务所属行业的实际使用情况等因素就“weibo”商标是否具有显著性进行论证。
在诉讼过程中，我们为使被异议商标是否具有显著性这一问题具体化，在深圳市商标协会的协助下，我们向法院提交了大量证据，如诉争商标注册信息,百度百科对“博客”、“微博”的释义,关于微博的报纸、期刊报道及各微博网站登陆页面截图,《中国互联网络发展状况统计报告(2013年1月)》,艾瑞咨询《2012年中国微博商业化研究报告》及百度百科上《北京市微博博客发展管理若干规定》全文及答记者问之内容等主要证据。最终，北京高院采纳了我们提交的证据及论述，依法认定被异议商标“weibo”在指定使用服务上仅直接表示了服务的特点，缺乏显著性，不得作为商标予以注册。
《商标法》第十一条旨在强调作为商标注册并使用的标识应具有显著性和可识别性，本案裁判结果集中体现了这一要旨，对类似的有关商标显著性的案例具有重要的参考性意义。
