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《商标法》第四十四条第一款“以其他不正手段取得注册”的适用-第13054981号“馥蕾诗”商标无效宣告案
2019-05-09        正理动态        来源: 原创

       注册行为具有明显的复制、抄袭他人具有较高知名度商标的故意,扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场环境的,可以参照适用《商标法》第四十四条关于制止欺骗或其他不正当手段注册的条款。
       一、基本案情
       第13054981号“馥蕾诗”商标(以下简称“争议商标”)由苏州清馨日用化学品有限公司(以下简称“被申请人”)于2013年8月8日提出注册申请,指定使用在第42类“化妆品研究;服装设计;工业品外观设计”等服务上,2014年12月28日获准注册,专用期至2024年12月27日。2016年8月30日,新鲜公司(以下简称“申请人”)委托我司对争议商标提出无效宣告申请。
申请人的主要理由:1、申请人为世界著名化妆品生产销售商,“馥蕾诗”与相互对应的“fresh”商标经过申请人长期结合使用和宣传,已在中国相关公众间建立起极高的知名度和影响力。2、争议商标与申请人在先注册的第8928843号“馥蕾诗”商标、第10838741号“FRESH F21C馥蕾诗”商标已经构成使用在具有密切关联性的商品或服务上的相同或者近似商标。3、被申请人与申请人均为从事日用品生产和销售的企业,属于同行业竞争者,被申请人申请注册的8件商标全部都由直接复制或者抄袭申请人“fresh/馥蕾诗”系列商标而来,主观恶意极为明显,有悖诚实信用原则,扰乱正常的商标注册管理秩序,有损公平竞争的市场环境。由此,依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第(八)项、第三十条、第四十四条第一款等规定,请求对争议商标予以无效宣告。被申请人在规定期限内未予答辩。
       二、裁定结果
       商标评审委员会经审理认为:
       1)争议商标与申请人引证的“馥蕾诗”系列商标的中文部分完全相同,构成近似标识;争议商标核定使用的“化妆品研究服务”与引证商标核定使用的化妆品商品所属行业密切相关,争议商标核定使用在该服务上,易使消费者认为争议商标所标示的服务来源于申请人或与申请人存在某种关联,故争议商标与申请人引证商标共同使用在该项服务上,构成使用在类似商品或服务上的近似商标。
       2)申请人提交的在案证据可以证明“馥蕾诗”商标具有较强的独创性,并且与申请人英文商标“fresh”形成中英文互译的对应关系。经过长期宣传和使用在中国市场已具有一定知名度。争议商标与申请人具有较强独创性的“馥蕾诗”商标文字构成完全相同,难为巧合。除争议商标外,被申请人还在多个类别商品或服务上申请注册“fresh/馥蕾诗”系列商标,且未对“fresh/馥蕾诗”系列商标的设计创作来源作出合理解释说明。由此可以认定被申请人申请注册争议商标的行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意,其行为扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场环境,构成《商标法》第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”取得注册的情形,争议商标依法应予以无效宣告。
       三、典型意义
       1、在本案中,虽然争议商标核定使用的服务“化妆品研究服务”与申请人引证商标核定使用的化妆品商品不属于《类似商品和服务区分表》中明确规定的类似商品/服务,但商评委在综合考虑了申请人引证商标的在先知名度以及该两种商品和服务之间确实存在着较为紧密的关联的基础上,最终还是给予了申请人引证商标在跨类服务项目上的保护。参考本案,今后我们在选择引证商标的时候,不要仅限于《类似商品和服务区分表》的规定,而要综合考虑客户的经营范围,涉及的业务领域,实际商业活动,商品与商品或者商品与服务之间在功能用途、通常效用、消费群体、销售渠道和场所以及普通大众的消费习惯等因素,为客户选取最为合适和全面的引证商标。
       2、《商标法》第四十四条第一款中的“其他不正当手段”是指属于欺骗手段以外的扰乱正常的商标注册管理秩序、损害公平竞争的市场环境、不正当占用公共资源或者以其他方式牟取不正当利益的手段。目前,商标评审实践和司法实践均认为,非以使用为目的,大量或多次抢注商标的行为应认定为属于扰乱商标注册秩序的行为,应适用《商标法》第四十四条第一款来进行规制,此种做法对有力打击恶意抢注行为亦具有重要意义。参照本案,我们今后在准备案件的过中,一定要全面调查对方当事人的成立情况,经营范围,具体的商业活动,商标申请注册和使用情况等,在主张在先权利的基础上,也要充分考虑对方当事人的恶意情况,用足用好《商标法》第四十四条第一款的规定,更全面、深入地为客户提供专业的法律意见,力求为客户争取最为有利的审理结果。

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