近日,北京市正理律师事务所张宏律师、李淑华律师代理国内客户“可再贴”商标争议行政诉讼案件二审胜诉。
2010年6月1日,3M公司针对“可再贴及图(指定颜色)”商标提起行政诉讼,主张“可再贴”与其“POST IT及图”构成近似,并且,“可再贴”使用于笔记本上不具有显著性,同时,若维持“可再贴”的注册,会导致其他企业合理合法地使用“可再贴”于“便笺簿、便条本”涉嫌侵权。
该案件经北京市第一中级人民法院审理,认定3M公司的主张不成立。3M公司上诉至北京市高人民法院,北京市高院特别采纳了我方在一审代理词中的如下意见,即,如果“可再贴”直接表示了“便笺簿、便条本”等商品的功能特点,则在上述商品上使用“可再贴”属于正当使用,不存在涉嫌侵犯商标权的情形,但“可再贴”在“笔记本”等商品上的显著性应予认定。
本案启示在于,对于商标表达了某个商品的特点,但注册于其他不具有该特点的商品上,是否构成对其他企业正常使用的障碍?商标法规定,注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用,为此,二审法院认为,其他企业使用有描述性的标志于指定该通用商品上,可以依照规定享有抗辩权,但是该商标针对其他商品的显著性还是应予保护。
本案成功后,国内客户特发宣传稿对该案进行了介绍,并对我所的代理工作表达了感谢。
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