在商标无效宣告案件中,申请人同时将违反商标法第三十条和第四十四条第一款作为无效理由是常见的情形,然而,上述两法条在法条内容、所规制的情形、适用条件等方面均存在不同,但也存有内在联系并相互影响,在此,笔者以一个案例来为例来阐述上述两法条之间的关系:
在(2023)京行终10253号无效宣告行政行政诉讼案中,正理知识产权代理上诉人“宝洁公司”向北京市高级人民法院提起上诉,请求撤销国知局作出的商评字[2022]第0000128365号关于第42608281号“洁汰霸”商标的无效宣告裁定和北京知识产权法院作出的(2022)京73行初17190号一审判决书,上诉人同时主张了商标法第三十条和第四十四条第一款。北京市高级人民法院在二审判决中作出如下认定:
1、争议商标“洁汰霸”和引证商标“汰渍”未构成近似商标,即使使用在同一种或类似商品上也不易造成混淆误认,因此争议商标未违反商标法第三十条的规定。
2、争议商标注册人于2019年6月至2023年8月在第3类商品上连续申请注册了22枚商标,包括与他人具有较高知名度的商标或节目名称相近似的“Tidb”“Tidb洁汰霸”“香雪夫人佉渍霸”“香雪夫人去渍霸”“炫晟金纺”“爸妈却哪儿”“巧美净爸爸去哪儿”等多枚商标,其中,四枚商标被驳回,七枚商标经异议程序在部分商品或全部商品上被不予注册。这种注册行为系大量注册囤积商标的行为,具有明显的主观恶意,扰乱了正常的商标注册管理秩序。争议商标的注册构成商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
最终,北京市高级人民法院判决争议商标应予宣告无效,撤销了一审判决和被诉裁定。
从上述法院的认定可以看出,法院认定争议商标和上诉人引证商标不近似,没有适用商标法第三十条将争议商标宣告无效,但是根据争议商标注册人名下商标注册情况判断出争议商标注册人申请注册争议商标存在不正当性,基于商标法第四十四条第一款将争议商标宣告无效。
看到这里,可能有人会想到,在无效宣告案件中不适用商标法第三十条而适用商标法第四十四条第一款的情形,一般来说是商品类似难以成立,而商标近似方面大多没有争议,因为从权利人提起无效宣告的内在逻辑来讲,无论基于什么法条提起无效宣告,都是认为争议商标的注册和使用会影响权利人的权益,因此很多人认为,即使是在第四十四条第一款的框架下,争议商标和权利人在先商标近似这一点其实也应该“默认成立”,否则,即使争议商标注册人确实有大量抄袭模仿他人商标的行为,争议商标本身也不必然构成抄袭模仿他人商标的情形。
然而,本案中,法院的审理思路,让我们看到,并不能简单地通过这种想当然的思路去看待商标法第三十条和第四十四条第一款的适用问题,应当正确认识上述两法条的关系,分析见下:
1、第三十条和第四十四条第一款在无效宣告案件中适用条件存在区别
在商标法体系中,第四十四条规定的是“违反绝对拒绝注册理由的无效程序”,其中第四十四条第一款规定“以欺骗或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。” 而商标法第三十条在无效宣告的法律体系中所处的位置是商标法第四十五条规定的“违反相对拒绝注册理由的无效程序”,商标法第四十五条第一款规定“已经注册的商标,违反商标法第三十条规定,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”
由此可见,任何人都可以针对商标法第四十四条第一款针对一枚商标提起无效宣告,且提出无效宣告并没有时间限制,因为该法条所保护的法益是商标注册秩序和公共利益;相对的,若要基于商标法第三十条提出无效宣告,则无效宣告申请主体必须是在先权利人或利害关系人,同时也有五年的时间限制,因为该法条所保护的是相对人的在先权利,从利益平衡、维护稳定的商标注册秩序角度出发,也对于相对人行使权利的时间作出了一些限制。
上述事实说明了第三十条和第四十四条第一款的立法目的和适用条件本就存在区别,因此本案中法院在审理第三十条的理由时,是将上诉人作为在先权利人予以考虑,分析争议商标和在先权利人所主张的在先注册商标之间的近似程度,来判断争议商标是否损害了在先权利人的利益;而法院在审理商标法第四十四条第一款的理由时,审查的重点则不再是上诉人的身份和在先权利情况,而是在案证据能否判断争议商标的注册申请存在不正当性,以及争议商标注册人是否存在扰乱商标注册秩序的主观恶意,本案中,本所对于争议商标注册人名下商标数量、状态、相关裁定,以及被抄袭对象的情况等做了详细梳理,清楚地向法院证明了争议商标注册人的恶意动机,最终得到了法院的支持。
2、在同一无效宣告案件中,第三十条和第四十四条第一款的理由存在内在联系并会相互影响
根据《商标审查审理指南》对商标法第四十四条第一款的适用限制的规定:“根据在案证据能够适用商标法其他条款对系争商标不予注册或宣告无效的,不再适用《商标法》第四十四条第一款,恶意明显的例外。”由此可见,商标法第四十四条第一款除了具有保护商标注册秩序、对恶意注册行为进行否定评价的独立价值,也具有成为全方位保护权利人在先权利的法律体系下的一个组成部分的体系价值,权利人在先权利的受保护必要性,同样可以成为最终第四十四条第一款“出手”的一个考虑因素。
本案中,争议注册人通过将他人商标进行变字、组合的方式申请注册商标,以逃避商标近似判定,同时在实际使用中通过相近的设计风格和包装刻意制造混淆的等方式攀附他人在先商誉,采用了极为隐蔽的侵权手段。在本案中,虽然法院因为商标标识之间的区别而未通过第三十条将争议商标宣告无效,但能够觉察到争议商标注册人的恶意动机,因此最终采用第四十四条第一款来遏制争议商标注册人的恶意注册行为,使得判决结果既与法律条文的规定和立法目的相符,也具备良好的实际效果和积极的社会意义。
综上分析,在无效宣告案件中,正理知识产权建议:代理人应当正确认识商标法第三十条和第四十四条第一款之间的区别和关联,根据个案情况,打好“组合拳”,尽力为权利人争取有利的案件结果。
争议商标: