2019年《商标法》修改后,在第四条第一款中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定。新增该条款旨在坚决遏制“不以使用为目的”的恶意商标注册申请行为,坚决打击囤积商标的注册申请行为,有效规范商标申请注册秩序和增强注册申请人的使用义务。该条款的出台为打击恶意商标抢注行为提供了一个有力基础,但在实际案件中,当申请人收到国知局依据《商标法》第四条第一款下发的审查意见通知书时,应如何准备应对证据,笔者建议可以从以下几方面考虑。
根据《商标审查审理指南》第二章关于“不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理”规定:以下情形不适用《商标法》第四条:
(1)申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标;
(2)申请人为具有现实预期的未来业务,预先适量申请商标。
因此,可围绕上述规定中的两种不适用情形,论证申请人并无囤积恶意。
1、申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标
根据申请人申请商标的实际情况,可从“防御商标”或“系列商标”两方面来说明。若申请人的商标已在其核心商品或服务类别上注册(下称“主商标”),那么该商标延伸到与申请人核心业务领域关联性弱或无关的其他类别的注册申请,即为“防御商标”。“防御商标”的商标标识应与主商标是一致的,只是类别不同,注册目的不是为了使用, 而是为了阻止他人注册或者使用相同商标。如果申请人以主商标为中心,通过文字或图形的变化组合,形成一系列与主商标标识具有关联性的商标,即为“系列商标”。若申请人申请注册商标的情形属于以上情形,即可从这两方面展开论述。
2、申请人为具有现实预期的未来业务预先适量申请商标
对于这种情形,可结合申请人的主营业务和对所申请商标的使用意图进行说明。下面,以笔者代理过的案件为例:
申请人是一家知名在线音乐企业,核心业务为提供在线音乐和以音乐为核心的社交娱乐,在中国有着广泛的用户基础,拥有目前国内市场知名的移动音乐产品,总月活用户量过亿。由此,笔者着重说明了一直以来申请人申请注册商标大多集中在与主要业务“在线音乐、音乐为核心的社交娱乐”密切相关的类别之上,此次申请注册的一批商标同样基本集中在几个主要类别之上,是开展现有业务和拓展未来业务的正常需要,有明确的使用行为和使用目的,不应适用《商标法》第四条的规定。
同时,笔者针对各商标的申请意图及使用情况逐一进行了说明。如针对一使用于虚拟偶像的商标,其指定类别、指定商品/服务与申请人一直以来的关注的重点类别和主营业务范围一致,并非不以使用为目的恶意注册申请。且虚拟偶像除活跃在视频平台、社交网络、传统媒体与音乐平台之外,也将延伸至线下演唱会、手办、唱片、服饰饰品等周边市场,因此申请人将商标的指定类别扩大至未来将会应用到的偶像周边产品之上,如第3类化妆品、第14类首饰、第16类海报宣传册、第25类服装、第28类玩具等类别,做预先适量申请,用以现实预期的未来业务。
因此,总的来说,只要能通过事实与证据说明申请人批量申请注册商标确是为了品牌发展规划,申请行为符合申请人经营规模、经营现状以及商标布局的商业惯例,未超出正当经营需要和实际经营能力,申请注册的商标确已经投入使用,或者已为使用投入了准备,或者是为具有现实预期的未来业务预先适量申请的商标,并非“不以使用为目的的恶意注册”,即有机会克服审查意见,使商标申请进入实审阶段。