案件分析丨关于“SEPHOLAN”商标无效宣告案的几点思考
2023-10-10 商标 禄珊

在我司收到的国家知识产权局关于“SEPHOLAN”系列商标无效宣告案件的4件裁定书中,经审理认为,“SEPHOLAN”商标与世界知名化妆品连锁销售商丝芙兰(SEPHORA)在先申请并已注册的“SEPHORA”、“丝芙兰”系列商标构成相同或类似商品上的近似商标,依据《商标法》第三十条对争议商标予以无效宣告。

本案争议商标此前经异议程序被裁定异议不成立从而得以注册,后经无效宣告程序,成功被予以无效宣告。基于此案件背景,在案件撰写和业务开发作了以下几点思考: 

一、关于争议商标与引证商标近似性问题

异议评审案件中,在相同类似商品上客户有无在先商标,以及双方商标的近似程度如何很大程度上关系到案件能否胜诉,因此在撰写商标近似性这部分内容如何做到清晰、有力和有效的争辩是我们应该时时思考的问题。

1)从常规的音、形、义、整体外观等方面抓住突出近似部分去争辩。如本案中,争议商标“SEPHOLAN”商标明显是将英文引证商标“SEPHORA”前半部分的字母构成和中文引证商标“丝芙兰”尾字的汉语发音进行拼凑,双方商标在字母构成和呼叫方面已然十分近似。

2)注意有效利用类似案件的在先判例。本案援引了“SEPHOME”、“SEFORAE”、“SEPHOLE”、“SOPHORA”、“SEPHERO”、“ZEPHORA”、“SPHOLAN”和“素芙兰CIPHOLRA”等商标的在先判例,可以看出这些商标均是仅个别字母不同,其在字母构成、整体外观和发音与引证商标近似的诉争商标。事实上,在考虑到客户及引证商标在化妆品等相关领域的知名度前提下,对于类似案件,如果存在国知局在先判例,那么审查员在审理当前案件时一般会考虑之前的判例,采用审理一致的标准进行审理。我们在撰写理由时,有效利用在先判例可以增强争辩近似性的说服力。

3)从是否造成“混淆”这一基点问题争辩近似性。也即,考虑对方主体是否存在恶意(如,争议商标实际使用形式,同行业竞争等),同时阐述客户在先商标的在中国市场的知名度,从双方商标的共存会导致混淆从而使相关公众利益受损这一角度进行争辩。

二、关于在先商标知名度证据的持续搜集和更新

如前所述,本案的争议商标经异议程序未能将其不予注册。分析部分原因在于客户在先标的知名度证据形成时间与争议商标申请日期相差太远,也即未能提供今3-5年的有效知名度证据。在与客户及时沟通并有效指导其搜集了近几年的使用和宣传证据之后,相关异议评审案件的成功几率大大提高。

如上述第一部分第3)点所述,客户在先商标的知名度也是审查员考量双方商标近似程度能否达到混淆的重要因素,因此我们要重视知名度证据的持续搜集、整理和更新,以争议商标申请日为节点,针对个案提交有效的知名度证据,而不是将过往知名度证据简单堆砌。

三、关于对客户案件情况的整体把握

结合上述第一部分第2)点内容,可以将针对客户下发的有利裁定、决定、判决等进行持续整理和收集,形成一定的库存留作备用。这些在先判例有利于客户知名度的持续积累,可以给在审案件和后续案件的审查员“加深印象”,有助于后续案件胜诉率的提高。

因此,我们要及时梳理和整理客户的在审和过往案件,分析和总结胜诉和败诉的原因,一方面了解国知局案件审查标准的动向,一方面发现问题,解决问题,提高胜诉率。案件质量和胜诉率才是长久地维护客户的根本所在。

另外,如前所述,本案是经异议失败后又提起无效宣告,最终将争议商标无效掉的。也即提醒我们类似情况下,要根据实际情况建议进入无效程序,适时调整策略,寻求转机,更全面、深入的角度去为客户提供更为专业的法律意见,力求为客户争取到最有利的审理结果。

综上,正理知识产权提示:我们作为商标代理专业人员,要注重案件作业质量,保持思考和学习的习惯,在商标实务实践中提升分析归纳总结的能力,充分运用我们的专业知识和丰富的工作经验,为客户提供优质的服务。

业务领域:
商标行政诉讼、商标民事诉讼、商标异议评审案件、驰名商标认定、商标及版权领域法律咨询
此案件代理人
禄珊 合伙人/执业律师 联系电话:010-68390839
邮箱:lushan@janlea.com.cn
擅长领域:商标行政诉讼、商标民事诉讼、商标异议评审案件、驰名商标认定、商标及版权领域法律咨询
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