海外商标案例分享 -澳大利亚商标遭抢注解决方案
2023-08-11 商标 姚冲

由我所代理的针对澳大利亚“海外商标案例分享 -澳大利亚商标遭抢注解决方案” 商标抢注事宜,通过发送警告函、谈判等方式最终促成了抢注方将商标转让给卫龙而告终,避免了复杂又费用高昂的无效宣告程序。

案件详情:

漯河市卫龙商贸有限公司和漯河市平平食品有限责任公司为我方代理客户,其名下的“卫龙”系列商标家喻户晓。卫龙食品创办于1999年,旗下有大小面筋,亲嘴烧,魔芋爽等100多个单品,经典畅销,成功带领辣条产业走向全世界。

2021年初,卫龙发现其“海外商标案例分享 -澳大利亚商标遭抢注解决方案”商标在澳大利亚被第三方公司于第29类及30类商品上抢注,该商标注册已满五年。该商标与我方客户长期使用的商标完全相同,已侵犯我方客户的著作权,且其恶意抢注客户长期使用的商标构成恶意抢注商标的情形。该公司声称其为 “卫龙”系列商标的所有人,且已在当地销售了众多标有该标的产品。对此,我方客户拟针对该抢注事宜采取打击措施。

鉴于澳大利亚属于普通法系而非大陆法系国家,其司法程序与我国有一定的区别,例如无效申请需要由利害关系人向联邦法院提起,属于司法程序,大多是多回合制度。相较国内,其无效宣告程序复杂,且费用高昂。因此,我方建议客户在提无效宣告申请前,向对方发送警告函,载明其对我方客户的侵权事实,要求其立即停止侵权,以促使抢注人主动寻求洽谈、达成转让或者放弃争议程序等效果。在警告函的作用下,我方成功与抢注方取得联系。经过了一系列谈判后,对方因其恶意抢注事实,最终同意将该枚商标转让至我方客户名下,避免了后续复杂的无效宣告程序,最终以较低成本将该商标归于客户名下。

案件评析:

近些年,我国企业在海外市场商标遭抢注事件屡见不鲜,一旦被抢注需付出巨大的维权成本。而澳大利亚又为一重要市场,加之澳大利亚又为RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)成员,国内有众多企业将当地作为重点市场。

因此,建议国内客户在进入该国市场前,尽量做到“市场未动,商标先行”,以避免后续遭抢注的被动局面。

海外商标的及时有效申请布局始终是防止抢注最经济最有效的措施之一,建议客户对于自身商标进行分层分级申请布局,平衡成本与效益,并实现前瞻防御的效果。另外,在申请前,可做查询,包括不限于在先近似商标的检索、针对该商标使用的互联网搜索、商号及域名的搜索等。若遇到澳大利亚驳回或审查意见,申请人可在15个月回复审查意见,在此期间,需积极向当地知产局提供己方意见及相应证据以争取己方商标的核准注册。

在商标申请注册后,应及时对于名下商标进行监测,如发现抢注情况,应及时采取行动。在日常业务当中,建议及时保留使用证据,包括不限于货物进出口合同、销售合同、提单、销售票据等,及时保留与当地经销商,代理商的签署文件及来往信函。倘若遇到代理商或经销商抢注情况,可考虑通过发送警告函、谈判、提起异议、无效等措施,对抢注方施压,以促成商标转让,抢注商标的及时解决。

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