国家知识产权局于2023年1月13日发布了关于《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》的通知。征求意见稿将《商标法》扩充为10章101条。其中,新增23条从现有条文中拆分形成新条文6条,实质修改条文45条,基本维持现有法条内容27条。此次商标法修订草案(征求意见稿)将对国内外企业在商标注册保护战略、商标使用、维权及管理等方面产生一定的影响,具体主要体现在以下几个方面:
1.强化商标使用义务,即主动使用和承诺使用的义务
第五条:【商标注册申请】 自然人、法人或者非法人组织在生产经营活动中,对在其商品或者服务上使用或者承诺使用的商标需要取得商标专用权的,应当向国务院知识产权行政部门申请商标注册。 经国务院知识产权行政部门核准注册的商标为注册商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护。
第六十一条:【说明商标使用情况】 商标注册人应当自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月内,向国务院知识产权行政部门说明该商标在核定商品上的使用情况或者不使用的正当理由。商标注册人可以对上述期限内的多件商标的使用情况集中作出说明。期满未说明的,由国务院知识产权行政部门通知商标注册人,商标注册人自收到通知之日起六个月内仍未说明的,视为放弃该注册商标,由国务院知识产权行政部门注销该注册商标。国务院知识产权行政部门应当对说明的真实性进行随机抽查,必要时可以要求商标注册人补充相关证据或者委托地方知识产权管理部门进行核查。经抽查说明不真实的,由国务院知识产权行政部门撤销该注册商标。
修订草案(征求意见稿)第五条增加了在申请阶段的商标使用或者承诺使用的要求、第六十一条建立了商标注册后每5年主动说明商标使用情况的制度。这也就意味着未来无论申请人是在申请审查期间,还是商标获得注册后,都有可能通过提交承诺使用说明来延续申请或提供有效的商标使用证据来维持注册,从而增加企业的商标维护和管理成本。因此申请人未来在提交商标申请前需考虑是否有商标使用的实际需要,以免注册后因无法提供使用证据或不使用的正当理由而被撤销。而对已注册的商标,注册人需要定期保存一定的使用证据,并根据商标的使用年限、实际使用情况等制定合理的证据保存制度或使用规划,来应对可能的商标使用审查。
2.禁止重复注册
第十四条: 【注册条件】 申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,不得违背公序良俗,并不得与他人在先取得的合法权利或者权益相冲突。除另有规定外,同一申请人在相同商品或者服务上应当只注册一件相同商标。
第二十一条:【禁止重复注册】 申请注册的商标不得与申请人在同一种商品上在先申请、已经注册或者在申请日前一年内被公告注销、撤销、宣告无效的在先商标相同。但有下列情形或者申请人同意注销原注册商标的除外:
(一) 因生产经营的需要,在已实际使用的在先商标基础上做细微改进,申请人能够说明区别的;
(二)因不可归责于申请人的原因,导致在先商标未能续展的;
(三)因未及时提交商标使用说明,导致在先注册商标被注销,但该在先商标已实际使用的;
(四)因不可归责于申请人的原因,导致在先商标因未能在连续三年不使用撤销程序中提供使用证据而被撤销,但该在先商标已经实际使用的;
(五)在先商标因与他人在先权利或者权益相冲突而被宣告无效,但该在先权利或者权益已不复存在的;
(六)有其他重复或者重新申请商标注册的正当理由的。
“禁止重复注册”指的是禁止同一申请人就相同的标志在相同的商品或者服务上重复申请注册,强调注册商标“一物一权”的价值导向。这些条款对重复抢注他人商标的恶意申请也能起到一定的主动遏制作用,会降低在先权利人在非类似商品/服务上的维权难度和成本。但同时对企业本身也可能会带来一些影响:一是企业无法再通过防御性注册的策略来维持注册,即通过对相同商标每三年重复申请注册的策略来防止商标因连续三年未使用而被他人撤销;二是会影响企业的策略性重复注册,即当企业商标在异议、无效、撤销期间,通过重新提交来再次获得注册将受限,或者企业商标在驳回复审期间,可能无法通过重复多次申请的策略来等待在先引证商标的撤三、异议或无效结果、防止新的近似商标障碍。三是可能会影响企业的商标保护判断和策略,尤其是那些在相同类别与在先注册的商标存在细微差别但区别不太明显的商标。
3.规制商标恶意注册,增加商标强制移转制度
(1)规制商标恶意注册,强调申请注册的商标不得违背公序良俗(第十四条)
(2)将“有悖于社会主义核心价值观”、“有害于中华优秀传统文化”、“公众知晓的国内地名”纳入禁用禁注范围(第十五条)
(3)明确仅有本商品的通用名称、图形、型号、技术术语的,不得注册,也不能经过使用取得显著特征(第十六条)
(4)明确恶意申请商标注册的具体情形(第二十二条)
(5)建立恶意抢注商标强制移转制度(第四十五至四十七条)
(6)明确恶意注册的商标被宣告无效后应当对注册后、宣告无效前的侵权行为承担法律责任(第四十八条第三款)
(7)新增恶意注册申请商标的行政处罚,提高对商标恶意注册的罚款数额 (第六十七条)
(8)规定恶意申请商标注册给他人造成损失应当给予民事赔偿,对恶意申请商标注册损害国家利益、社会公共利益或者造成重大不良影响的,由检察机关提起诉讼(第八十三条)
(9)新增恶意诉讼反赔制度(第八十四条)
修订草案(征求意见稿)明显加大了恶意注册的打击力度,这不仅仅有利于企业对恶意抢注行为而提起的异议、无效等法律行动,还明确规定了如果恶意申请商标注册给企业造成损失的,企业可以向人民法院起诉追偿。此外,在无效审查期间,企业可以请求将恶意抢注的商标移转到自己名下。恶意注册的商标被宣告无效后,商标注册人也需要对其注册后、宣告无效前的侵权使用行为承担相应的法律责任等。以上修订为企业以及真正的商标权利人在进行商标维权保护时提供更全面的法律保障,能更有效地维护权利人的合法权益。
4.驰名商标的认定和保护
(1)将“驰名商标认定”改为“确认商标驰名情况”,进一步淡化行政认定色彩,给予驰名商标与其显著性和知名度相适应的保护范围和强度(第十条)
(2)加强对未注册驰名商标的保护,对为广大公众所熟知的驰名商标给予反淡化保护(第十八条)
修订草案(征求意见稿)中的以上条款加强了对未注册驰名商标的保护,充分考虑了不同程度的驰名商标的适用保护范围以及为广大公众所熟知的驰名商标显著性被淡化、市场声誉受损的可能性。总的来说,此次修订草案(征求意见稿)相应地扩大了驰名保护的范围。尽管驰名商标确认的审查标准依然严格,但第十八条第三款可能会为那些未达到驰名程度,但被广大公众所熟知的知名商标提供新的法律保护依据和空间。
5.缩短异议申请期限、取消不予注册复审程序
(1)将原来三个月的公告期(异议期)缩短为两个月(第三十六条)
(2)国务院知识产权行政部门作出不予注册决定,被异议人不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知对方当事人作为第三人参加诉讼。(第三十九条)
如果修订草案(征求意见稿)中的以上条款最终核准通过,原来3个月的异议公告期将缩短至2个月,相应的3个月补材期也将缩短至2个月,而企业决策是否提异议以及在补材期搜集补充证据的时间也将会缩短。在优化异议审查模式的基础上取消不予注册复审程序使得商标申请人在收到异议裁定不予注册后,不再有复审的机会。如不服不予注册决定的,只能向人民法院起诉,这在一定程度上也会增加部分企业的诉讼成本。
此次修订草案(征求意见稿)虽对企业会产生部分影响,但总的来说更加注重权利保护与公共利益、社会效果、在先权利的平衡,强化了商标使用义务,加强了恶意打击力度,弥补了现有注册制度的缺陷等,是顺应时代发展要求,助力知识产权强国建设和经济社会高质量发展的根本需要。