为了严厉打击商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势囤积、抢注商标的恶意注册行为,2013年《商标法》新增第十九条第四款规定:商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。在相关司法案例中主要涉及两种情形:商标代理机构通过另立名目抢注在先商标;商标代理机构通过增减企业经营范围抢注在先商标。
案件分享1:
在麦当劳公司针对第30类第29135506号“”商标提起的无效宣告案中,申请人通过提交“被申请人及其董事马庆泽名下商标列表信息、香港公司注册处出具的被申请人周年申报表、被申请人代理机构广东智有商标代理有限公司和广州稀资源知识产权代理有限公司的工商档案信息、被申请人在路标网中出售商标情况等证据”证明了被申请人的实际控制人同时为两家商标代理公司的法定代表人,被申请人与两家商标代理机构存在关联关系,其利用对商标申请注册流程的熟识,恶意抢注、囤积商标并通过路标网出售名下商标的行为明显具有利用他人在先标志的知名度谋取不正当利益的意图,而并非出于正当经营使用的目的,其行为扰乱了商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序。
国家知识产权局经审理认定,被申请人董事作为商标代理机构负责人,其通过另设名目大量注册商标的行为有损法律尊严,违背《商标法》第十九条第四款的立法本意。因此,争议商标已构成《商标法》第十九条第四款及第四十四条第一款规定所指情形,裁定争议商标“麦乐兹MAILEZI”予以无效宣告。
案件分享2:
在宝宝巴士股份有限公司针对第2类第46318942号“猴子警长”商标提起的无效宣告案中,申请人主张争议商标的注册损害了其在先知名《猴子警长探案记》动漫作品名称权,从而违反了《商标法》第三十二条的规定;同时主张被申请人属于从事商标代理业务的服务机构,争议商标的核定使用商品属于商标代理机构代理服务之外的商品,争议商标的注册违反了《商标法》第十九条第四款的规定。
国知局裁定,申请人提交的“被申请人的工商信息、经营范围及变更记录、被申请人名下商标注册列表等证据”,证明了在争议商标申请日(2020年5月14日)时被申请人企业经营范围不包含商标代理服务项目,被申请人此时不属于商标代理机构;在争议商标注册日之后仅相隔两个月时间(2021年3月1日)被申请人在企业经营范围中增加了商标代理服务项目,被申请人此时属于商标法所称商标代理机构。如果允许企业通过上述方式达到作为商标代理机构也可以获取与商标代理业务无关的商标专用权的目的,《商标法》第十九条第四款将失去规制作用,因此,争议商标的注册违反了《商标法》第十九条第四款之规定,予以无效宣告。
案件意义
根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第十四条的规定可知“已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体,均属于商标法第十九条第四款规定的‘商标代理机构’,一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定‘商标代理机构’的依据”。上述商标代理机构均仅可以在“代理服务”上申请商标注册,在除此之外的其他商品或服务上则不得申请注册商标,无论商标代理机构是基于何种目的,只要在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请,均属于《商标法》第十九条第四款所禁止的情形(只针对2013年8月30日以后申请的商标)。
根据笔者上述分享的两个案例可以看出,在处理撰写商标代理机构通过设立空壳公司或与争议商标所有人的实际控制人相同的案情时,可通过国家企业信用信息官网、天眼查、企查查等多种途径调查、检索争议商标所有人的法定代表人、董事、股东、监事是否与商标代理机构之间具有密切关联,提交证据时要以证明争议商标所有人与商标代理机构之间的关联关系为重点,例如提交争议商标所有人、商标代理机构的工商档案信息、名下商标申请列表、天眼查/企查查公司关系图、公司章程等证据,才有可能通过《商标法》第十九条第四款规定进行打击商标代理机构抢注在先商标的行为,维护企业自身的商标权利。
在处理撰写商标代理机构通过增减企业经营范围的案情时,可通过提交“争议商标所有人工商档案信息不同时间的经营范围的变动证据”,证明争议商标所有人曾作为商标代理机构持有与商标代理业务无关的已经获准注册的争议商标。代理人可以重点论证《商标法》第十九条第四款作为一条强制性的法律规范,其目的就在于禁止商标代理机构在商标代理之外的商品或服务上申请注册商标,如果允许商标代理机构于商标申请日后通过变更企业经营范围的方式视为障碍消除,那么该条款将失去其规制作用,可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势囤积抢注商标的行为。
综上,代理人要注意把握不同案件情形整体侧重点的不同,分情况的收集、整合相关证据以形成完整闭环的证据链,才能更好的维护客户的在先商标权利。