企业如何应对商标囤积审查意见
2023-07-07 商标 张杰

自2019年10月市场监管总局发布《规范商标申请注册行为若干规定》,近年来,“恶意的商标注册申请行为”已经成为商标局的重点打击对象。

在笔者陆续收到多份商标注册申请审查意见通知书中,商标局均认为客户公司申请的商标明显超出正常经营活动需要,属于不以使用为目的的恶意申请,涉嫌违反《商标法》第四条第一款规定的情形,需就申请意图和使用情况作出说明并提供必要证据。

企业如何应对商标囤积审查意见

企业如何应对商标囤积审查意见

企业如何应对商标囤积审查意见

需说明,此次收到审查意见的客户,都是国内行业的知名企业,不存在抢注、不正当占用商标资源的情况。

此前笔者了解到的类似有囤积嫌疑的审查意见,通常待审商标数量在500件以上。但近期收到的审查意见中,69件就被认定为涉嫌恶意囤积申请。可以大胆合理推测,商标局对于囤积商标的打击力度再次加强。

在这种打击囤积的高压态势下,企业如何应对,我们有以下建议:

一、如果企业收到此类审查意见,应该积极、有效的回复审查意见

1、梳理审查意见通知书中的商标

审查意见书中,会明确的给出具体商标号,申请人在收到审查意见后应优先梳理出具体商标信息,根据商标名称进行筛选,方便后续整理相关使用证据,且可以保证不会遗漏。

2、准备证据材料

根据审查意见书要求,需要回复的内容为商标实际使用情况、商标真实使用意图说明和必要的相关证据。我们建议可将回复内容分为三部分:首先,可以介绍公司的企业信用信息情况、公司规模、业务范围、主要品牌等资料;其次,说明公司具有大量商标申请的实际需求,可以在此部分简单说明公司已有业务和未来业务的布局规划;最后,就审查意见中列出的商标使用情况和使用意图进行说明。

关于商标使用情况和使用意图的材料,可提供如商标已有的品牌实际经营材料、商标申请意图(如公司品牌提案会资料、对外公众号宣传资料等)、海外商标注册申请的相关材料、企业内部的未来规划相关材料、公开媒体相关报道资料等。此类证据建议企业提前留存,审查意见需要在15日内进行回复,时间较为紧张,提前准备相关资料也是有必要的。

另外,提供的相关资料应覆盖全部审查意见中的商标,如有部分商标遗漏未提供使用证据或使用意图,根据以往审查情况,大概率就会认为这部分商标属于囤积商标予以驳回。

二、企业如何预防被认定为囤积商标

1、适量申请储备商标名称

目前商标的审查周期已经缩短至3-4个月,那么即使加上初审公告期,顺利的话7-8个月也是可以拿到商标注册证的,相较此前已经大大提速。企业如果确有商标注册和使用需求,依据商标审查审理指南理解,企业基于防御目的的申请,或为了具有现实预期的未来业务,预先进行合理、适量的申请是不适用于囤积条款的。但我们也建议企业,在此类商标申请时,也需要保留相关的商标使用意图资料证据,以便收到审查意见后及时向商标局回复。

2、优先申请核心类别

目前很多大企业在申请商标时,在类别选择上会有过度申请的情况。可能商标仅仅是一个短期业务的品牌名,却布局了十几个类别甚至全类别的申请。在2019年工商总局发布的《规范商标申请注册行为若干规定》中,在第八条判断是否属于违反商标法第四条规定的第二点中也明确指出,申请人所在行业也是比较重要的考虑要素。据我们了解,目前对于申请人行业的认定,主要依据是申请人的营业执照经营范围,超出经营范围的,就可能有囤积商标的嫌疑。基于此方面考虑,我们强烈建议企业在申请时类别要控制在核心或重要关联类别。如担心未来有被抢注可能,可委托代理机构对商标进行监测。

3、适当分散选择申请主体

很多大企业申请的商标都是下属公司的业务品牌商标,但鉴于目前的商标审查形势,我们建议企业可以将此类代下属公司申请的商标,通过制定完善的商标管理审批制度,待总公司批准后,由下属公司自行申请。这样可以有效的控制总公司的商标申请数量,规避被认定为囤积的风险。

目前来看,商标局对于商标囤积的打击力度不断加强,申请人在申请注册商标的时候一定要结合自身的需求合理申请,这样即使收到审查意见也不会过分被动。

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