讨论分析丨如何应对被认定为“不以使用为目的”的恶意商标注册申请
2023-06-30 商标 刘爽

近年来,经常出现企业批量申请商标被驳回的消息,比如浙江某企业管理集团有限公司短期内在多个类别申请了大量商标;深圳某艺术品公司在短短三个月时间里提交了381件商标注册申请,指定使用在多个类别……

虽然恶意囤积行为确实存在,但是也有很多企业确实是为了保护自身的品牌,并非恶意抢注。即使商标现阶段未投入实际使用,确是为应对未来业务需求而申请“防御性商标”或“储备性商标”具有正当目的,有明确使用意向,并不具有“恶意”。

那么,当企业收到商标申请因涉嫌违反《商标法》第四条第一款,构成“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的审查意见书时,应如何积极有效地回复,以保护自身合法权益呢?

根据《商标审查审理指南》第二章关于“不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理”规定:“不以使用为目的”申请商标注册的行为是指申请人在申请注册商标的时候,既无实际使用商标的目的,也无准备使用商标的行为,或者依据合理推断,无实际使用商标可能性。《商标法》第四条立法目的在于遏制不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序的商标囤积等恶意申请行为,其不以使用为目的大量申请商标和意欲借此牟利的意图,即属于此条款予以规制的“不以使用为目的”的“恶意”。该条款的例外情形为:

以下情形不适用《商标法》第四条:

(1)申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标;

(2)申请人为具有现实预期的未来业务,预先适量申请商标。

上述例外情形即指向两种情况,一为防御性商标,二为储备性商标。因此总的来说,应先看看之前有没有类似的在先商标,向系列商标和防御保护性方向说明。如果没有的话,看看能不能提供创意说明、立项文件等材料,证明是有使用意图或者作为储备商标申请注册。具体而言,

对于防御性商标:可提交该防御性商标的主商标的注册证据、实际使用证据、以及知名度证据、注册人针对主商标已采取维权行动的证据、选择该防御性商标的必要性理由等。

对于储备性商标:对于具有高关联度的核心类别,可提交关于储备商标的具有现实预期的未来业务的立项计划、实施准备证据,以此说明有真实使用意图,已为开展相关经营实际做出准备。对于扩展类别,可说明扩展类别与业务的关联性,以此说明扩展必要性。

今年以来,我国持续打击商标恶意注册力度不减,《国家知识产权局关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》中明确以“零容忍”的态度持续严厉打击商标恶意注册行为。对此,建议企业商标注册需求量较多时,及时制定商标申请规划,结合实际情况,确定提交申请的时间、每次提交的具体商标及数量,避免因“过度防御”、“过度储备”导致被认定构成商标恶意囤积。

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商标注册申请、查询、变更、转让、续展、许可备案、法律咨询、知识产权保护策划
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