【背景导入】

近两三年来，“恶意的商标注册申请行为”逐步成为行政主管机关、司法机关的重点打击对象，“抢注他人在先商标”、“囤积商标用以牟利”的现象正逐渐被社会大众所关注。

现行《商标法》第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”。

在《商标法》修法之前，第四十四条第一款多用在针对已注册商标的无效宣告阶段，对抢注他人在先商标或恶意囤积商标的行为进行规制。然，出于其他多种因素的考虑，在部分针对未注册商标的异议、不予注册复审阶段，也存在直接适用修法前的《商标法》第四十四条第一款的情形。

可是在《商标法》修法之后，虽然第四十四条第一款未做修改，但由于增设了第四条，似乎使第四十四条第一款回归了立法本意，限定了其适用的场合为“已经注册的商标”。

那么在针对“未注册商标”的异议或不予注册复审中，出现“抢注他人在先商标”、“囤积商标用以牟利”等行为，究竟应该如何适用法条进行规制呢？近期我所收到的国家知识产权局下发的《关于第46710299号“三九金戈”商标不予注册决定书》，似乎给了我们答案。

【案情介绍】

异议人广州白云山医药集团股份有限公司于2020年02月20日对被异议人长沙市赞西电子商务有限公司申请注册在第30类“饼干,咖啡,茶,糖,食品用糖蜜,糖果,非医用草本茶,硬糖,食用淀粉糖浆,糖蜜”商品上的第46710299号“三九金戈”商标提出异议申请。

异议人主张被异议商标与异议人在第30类“咖啡；糖；蜂蜜”等商品上在先注册的第18375676号“金戈”、第29825424号“金戈哥”、第31810306号“金戈挺你”商标构成类似商品上的近似商标。

且被异议人与其关联公司“深圳市惠博普实业有限公司”申请注册了百余件商标，其中部分商标与他人在先注册使用且具有一定知名度的商标相同或高度近似，如“法拉利”、“欧莱雅”、“作业帮”、“抖音”、“百达翡丽”、“高露洁”、“雅马哈”、“范思哲”、“巴宝莉”等，并有多件商标已被相关权利人提出异议。被异议人的商标注册申请行为，构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。

经审查，国家知识产权局认定：被异议商标指定使用的商品与异议人引证商标核定使用商品属于类似商品，被异议商标完整包含异议人经持续使用和宣传已有一定知名度商标之文字“金戈”，且整体未形成明显有别的其他含义，如予并存使用易使相关公众对商品来源产生混淆误认，双方已构成使用在类似商品上的近似商标。依据《商标法》第三十条、第三十五条规定，决定第46710299号“三九金戈”商标不予注册。

同时，国家知识产权局根据《商标法》第四十四条第一款的立法精神，认定：“被异议人上述行为难谓巧合与正当，且被异议人亦未在本案中对上述事实做出合理解释。结合被异议人与本案异议人引证商标文字构成相近的事实，可以印证被异议人的行为具有抄袭、摹仿和复制他人在先商标的主观故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损公平竞争的市场环境，违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的立法精神。因此，被异议商标的申请注册不应予以核准”。

【正理评析】

通过上述不予注册决定书可以看出：《商标法》修法后，第四十四条第一款除了仍可以在无效宣告案件中直接适用外，在异议或不予注册复审案件中存在类推适用或参照适用的情况。

具体而言，修法后，对于异议或不予注册复审等案件中的抢注、囤积商标等恶意情形，1)若符合《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的情形，必然要优先适用第四条；2）若并不符合第四条的规定，但符合“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形，例如商标以欺骗或不正当手段取得注册但实际已经投入使用或能证明具有使用意图，在这种情况下则需要类推适用《商标法》第四十四条第一款用以规制。

如此适用，想来可能有以下几个方面原因：

首先，从法律制定的角度看，在异议或不予注册复审等案件中，对于未注册商标目前暂无其他适当的条款可以直接适用，以此规制“抢注他人在先商标”或“恶意囤积商标”的行为；

其次，从现实情况的角度看，抢注、囤积商标的恶意情形虽然“万变不离其宗”，但具体表现出来的现实情况却也称得上是五花八门，仅依靠现行法律规定难免出现一些难以规制的情形，如前文提到的不符合“不以使用为目的的恶意商标注册申请”但符合“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形；

最后，从解决纠纷的角度看，若在异议或不予注册复审阶段，既不能用《商标法》第四十四条第一款进行直接规制，也难以认定违反《商标法》第四条，把问题遗留到无效宣告阶段再行解决，既不符合程序经济原则，也不利于彻底解决纠纷。

因此，在异议或不予注册复审阶段，甚至是申请注册阶段，类推适用《商标法》第四十四条第一款还是至关重要的。《商标法》第四十四条第一款作为打击恶意注册行为的兜底条款发挥着不可磨灭的功劳，与《商标法》第四条可谓两架马车并驾齐驱。

【小结】

随着商标恶意申请注册行为和争议案件的不断增多，从源头上制止恶意申请注册行为已经成为行政主管机关、司法机关亟待解决的问题。相信未来行政主管机关、司法机关会相应地在个别案件中加强《商标法》第四十四条第一款的适用，严厉打击“商标抢注”“商标囤积”等恶意行为。因此，提醒企业在日后遇到恶意抢注、恶意囤积等有损自身商标权益的情形时，决不能手软，一定要积极拿起法律武器维护权益。重视恶意证据的收集，为认定对方恶意提供尽可能多的事实支撑；正确运用《商标法》第四十四条第一款的有关规定，为案件的胜诉添砖加瓦、保驾护航。