什么是相对理由?
《中华人民共和国商标法》第三十条:“申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。”
《中华人民共和国商标法》第三十一条:“两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。”
简言之,申请注册的商标如果同他人有以下情况:
(1)在同一种商品或者类似商品上已经注册的商标;
(2)在同一种商品或者类似商品上已经初步审定的商标;
(3)申请在先的商标;
(4)同天申请但使用在先的商标。
相同或者近似的, 应被国家知识产权局予以驳回。
通常,商标因上述理由而被驳回的,我们称之为相对理由。
建议和可以采取的行动
当我们收到知产局的驳回通知书时,如果是由于上述相对理由而被驳回的,我们可以从以下几点建议客户来增加复审成功率:
1.论述申请商标与引证商标不相同或不近似。
基于《商标审查及审理标准》,以相关公众的一般注意力为标准,从商标本身的音、形、义和整体表现形式等方面,对申请商标和引证商标的整体与主要部分进行比对,判断商标是否相同和近似。同时考虑申请商标的显著性和在先商标的知名度,以及双方使用在同一种或类似商品(服务)是否容易使相关公众及产生非混淆或误认等因素。
2.在先引证商标撤销的可能性。
根据《商标法》第四十九条 “注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”因此,如果引证商标注册满三年,同时在网上初步检索后,并未发现引证商标的使用证据的,我们可以建议申请人对引证商标提起撤销三年不使用申请。如果引证商标的所有人无法提供有效的使用证据,那么知产局将依法撤销该商标在其核定使用商品(服务)上的注册。引证商标将不会对申请商标的注册和申请构成障碍。
此外,为了提高撤三的成功率,以便于更好的消除申请商标注册的障碍。如果引证商标与申请商标仅在部分核定使用的商品或服务上构成相同或近似,我们可以建议申请人对引证商标提起部分撤三,即仅对引证商标中与申请商标冲突的商品或服务所在的群组进行撤销。同样,在撤销成功后,引证商标也将不会对申请商标的注册和申请构成障碍。
3.引证商标转让的可能性
如果在对比申请商标和引证商标的近似度后,认为驳回复审的几率不是很高,并且引证商标没有注册满三年,无法适用于上述两种建议的情况下。我们可以建议申请人考虑与引证商标的所有人洽谈转让。如果引证商标可以成功的转让给申请人,那么引证商标与申请商标则属于同一主体,引证商标将不再对申请商标的注册构成障碍。
4.共存协议
建议申请人与引证商标所有人协商共存,也可以提高驳回复审的成功率。鉴于商标属于私权,商标共存同意书是引证商标所有人的主观意思表示,如果双方达成共存协议,对复审案件的成功有很大帮助。值得注意的是,对于相同或高度近似的商标,即使双方达成共存,也很有可能不被知产局认可。因此,共存协议并非驳回复审案件成功绝对的保护伞。
5.其他情形
驳回通知中的引证商标,除状态明确的商标外,还存在其他特殊的情况。例如,引证商标期满未续展,引证商标处于被驳回或者等待驳回复审,亦或者处于异议、无效宣告等其他程序中。上述程序使得引证商标的最终状态尚未确定,因此我们可以建议申请人在提交驳回复审的同时请求知产局暂缓审理该驳回复审,以等待引证商标的状态明确后,再进行审理。一旦引证商标在上述任何程序中丧失权利,都将不会对申请商标构成障碍。
总结
根据上述几点建议,我们可以切实有效的减少在相对理由驳回的情况下,申请商标的在先权利障碍。当一件新申请案件被下发驳回通知时,并不意味着该商标成功注册的机会渺茫。我们可以对引证商标进行逐个分析,针对每一个引证商标找到最恰当和有效的应对方法,同时积极建议客户对引证商标采取行动,争取提高申请商标的复审成功率,以达到申请商标成功获得注册的最终目的。