——简评第39466003号“图形”商标申请驳回复审行政纠纷案件

 案件背景：
 近日，我司代理万兆丰集团（香港）公司向商标局提交了针对第39466003号“图形”商标的驳回复审申请，经评审阶段审理后，商评字[2019]第146320号《关于第39466003号“图形”商标驳回复审决定》维持驳回，认定诉争商标与第10988170号“MIBD及图”、第7626246号“GOLD MIBD及图”引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。但是，两引证商标的权利人是原告的关联公司，且已经同意签署共存同意书，诉争商标可与两引证商标共存。诉争商标与两引证商标在字母构成、整体外观、呼叫发音、含义等方面区别明显，不构成近似商标。后来，申请人起诉至北京知识产权法院，法院经审理后判决撤销国家知识产权局做出的维持驳回的决定。

 商标对比如下：

相关法律：
《商标法》第三十条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
2019年4月24日《北京市高级人民法院 商标授权确权行政案件审理指南》（以下简称“审理指南”）
15.10 【共存协议的属性】判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标，共存协议可以作为排除混淆的初步证据。
15.11 【共存协议的形式要件】引证商标权利人应以书面形式同意诉争商标申请注册，明确载明诉争商标的具体信息，但附条件或者附期限的共存协议一般不予采信。共存协议应当真实、合法、有效，且不存在损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益等情形，否则不应予以采纳。
15.12 【共存协议的法律效果】
引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以共存协议为依据，准予诉争商标的注册申请。
引证商标与诉争商标的商标标志近似，使用在相同或者类似商品上，引证商标权利人出具共存协议的，在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。引证商标权利人出具共存协议后，以诉争商标与引证商标构成近似商标为由，提起不予注册异议或者请求无效宣告的，不予支持，但该协议依法无效或者被撤销的除外。
最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》（简称《证据规则》）第十一条规定：“当事人向法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的证明手续。”

法院认为：
 在判定商标是否近似、商品是否类似时，应当充分考虑和尊重在先商标权人的意见。除在相同商品或服务上申请注册完全相同的商标，为避免当事人通过共存协议的形式规避商标规定的商标权共有制度，因而不考虑商标共存协议外，对于在相同或者类似商品或者服务上，申请商标近似的商标，应当将共存协议作为判断商标近似与否的重要依据。在先商标权人认为在后申请注册的商标标志不会造成混淆误认，或者允许在后近似的商标在同一种或者类似商品或者服务上申请注册的，通常不宜再认定两商标构成近似商标。本案中，鉴于两引证商标权利人已经出具同意书，同意诉争商标在第14类指定使用的商品上的注册，且诉争商标与两引证商标存在一定差异，故应认定诉争商标与引证商标共存不会导致消费者混淆误认，诉争商标与两引证商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。

 简评:

2007年10月16日发布的《商评委对驳回复审案件中的“共存协议”问题的答复意见》中认为，“商标权为私权，申请商标与在先商标之间是否存在冲突主要是私权纠纷，应当由当事人通过法律程序主张，在驳回复审案件中，申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的权利冲突。而且，申请人与引证商标所有人签订共存协议，表明双方在实际使用商标时不会相互“搭车”，并且可以推定其具有相互区分的善意。”对比商评委的意见与本案法院说理可知，商评委和法院均越来越倾向于认可共存协议在驳回复审案件中的效力。而且，目前我国企业品牌意识不断增强，普通消费者对品牌的认知也在不断加深，近似商标共存混淆可能的空间不断压缩，承认近似商标的合法共存并无不妥。法律是市场竞争的制度指引，商标法也要在品牌市场竞争过程中发挥规范引导的功能，明晰商标的区分共存的界限，有助于抑制商标权人的侥幸心理，更加注重品牌背后所承载的质量价值和信赖利益。参照制度经济学的理论，若建立恰当的商标共存制度能降低协调成本，使得原本复杂纠缠的事宜简单化，原本激烈的冲突得到缓和，同时还有助于保护自由意志的处分，何乐而不为。

本案中的申请商标所有人和引证商标所有人，二者紧密的合作关系为在先引证商标的所有人允许在后申请商标的申请注册，主动限缩了自己商标权的排他范围。而且，具有紧密合作关系的申请商标所有人和引证商标所有人在实际使用中不存在任何的侵权，商标权利人之间也不会发生诉讼纠纷。为了实际经营需要和业务考量，具有申请注册新商标的需要，最初申请的在先商标往往承载着企业宗旨和期盼，基于历史因素和情感因素也不愿意进行撤销。此时，共存协议提供了一种多方均可接受的合理选择。这种关联性虽然不是共存协议的形式要件，却是判断共存协议真实性，判断商标近似和市场混淆可能性的重要参考因素。

我国最新审理指南中已经对共存协议的属性、形式要件和法律效果进行了规定。本案在诉讼阶段提交了一份新证据：经公证认证的商标共存同意书。在商标驳回复审阶段，申请人并未提交经过公证认证的商标共存同意书，但鉴于申请人在诉讼中提交的经过公证认证的商标共存同意书足以影响案件结论，北京知识法院对被诉决定予以撤销。可见，存在涉外当事人时，商标共存同意书需满足公证认证的形式要件，履行该证明手续以证明真实、合法、有效，才能认可适用。经本案可查，国家知识产权局在评审阶段和法院诉讼阶段已普遍接受商标共存协议可以作为商标近似性判断的考量因素。因此在商标驳回复审案件中如达成商标共存协议，在形式上和内容上完备的情况下，则可推定商标共存协议的正当性，除非有其他反证证明在后商标申请注册人存在恶意。